“Read mi leaps: no new taxis”. La diferenciación fonética como factor determinante de un signo marcario

Este artículo se publicó en la revista del Ilustre Colegio de Abogados de Granada.

La reciente apertura de una cafetería por una multinacional americana en la céntrica Gran Vía granadina ha sido el detonante del presente artículo. ¿qué ha podido llevarme a esta idea? Obviamente, la pronunciación de esta famosa marca.

Si comparamos la  escritura de ambas marcas aquí reproducidas, observamos que son ciertamente diferentes. Más si las pronunciamos en voz alta, la primera según la fonética inglesa y la segunda[1] conforme a la española, constatamos que ambas son idénticas, más bien, homófonas.

Las palabras homófonas son aquellas que tiene el mismo sonido, pero que no se escriben igual (homógrafas), ni significan lo mismo (homónimas). Por ejemplo, en inglés, el conjunto de palabras homófonas más usado para reemplazarse entre sí es “2, two, to y too”. De cara a registrar una marca, sobre todo a nivel internacional o comunitario, este hecho no debería pasar desapercibido por el interesado, a fin de evitar pérdidas de tiempo y dinero, ante una posible oposición de terceros afectados.

De tal suerte que si un norteamericano nos preguntara en una conversación si conocemos a “Aaron” Brockovich, podríamos caer en la confusión de responder afirmativamente que sí, gracias a Julia Roberts en su papel de “Erin”, la protagonista de la película de mismo nombre.  Pero es evidente que Aaron es un nombre de varón. Es interesante el artículo de Derick F. Davis y Paul M. Herr[2] titulado “From Bye to Buy: Homophones as a Phonological Route to Priming,”, en el que concluye que la carga cognitiva de los consumidores viene esencialmente influida por palabras homófonas (buy – bye[3]; weight – wait; right – write, etc).

En el ámbito marcario, máxime si se tiene en mente su utilización a nivel internacional, hemos de pensar en diversos factores que pueden afectar seriamente el éxito o fracaso de la marca elegida. Existen a día de hoy compañías de marketing especializadas en el “branding” de productos o servicios, que escrutan los objetivos del cliente para crear un signo que se adecúe a dichas necesidades, sin dejar al socaire de una ligera ocurrencia ni las palabras, las imágenes o colores de logotipo elegido.

Pero, no cabe duda, de que hay veces en que se deslizan algunos lapsus. Son famosos los casos de varios modelos de vehículos cuyos nombres no se concibieron para el mercado hispano, y se llegó a comercializar el Mazda “Laputa”, Nissan “Moco”, el Chevrolet “Nova” (no funciona) o el Mitsubishi “Pajero” (éste último finalmente cambiado a “Montero”).

El Tribunal Supremo español ha afirmado reiteradamente que la comparación de las marcas enfrentadas ha de hacerse mediante una simple confrontación de la apreciación de las impresiones fonéticas o gráficas que a través de los sentidos corporales del oído o la vista han de recibir las personas destinatarias de las marcas en cuestión (Vid. entre otras muchas, la clásica STS de 19 de noviembre de 1992).

La sentencia del Tribunal General (Sala Cuarta) de la Unión Europea, de 20 de abril de 2018 (As. T-15/17) plantea el riesgo de confusión entre la marca mixta “YAMAS” y la anterior marca denominativa “LLAMA”, ambas en la clase 33, para bebidas alcohólicas (excepto cervezas). Reproducimos los signos marcarios (la mixta YAMAS y la denominativa LLAMA) para una mejor comprensión del lector:

Al parecer la marca solicitada se corresponde con la palabra griega para un brindis, apropiado para una bebida alcohólica, pese a lo cual, dicho término no es conocido por el consumidor medio español de bebidas alcohólicas, y en todo caso, no impediría dicha diferencia conceptual con la palabra española “llama” (referido a una flama o al animal andino[4]), la confusión de las marcas. A este respecto, el principio de interdependencia de los factores relevantes (Sentencia de 29 de septiembre de 1998, As Canon C-39/97, párrafo 17).

Sin embargo, en el ámbito castellanoparlante de la Unión Europea la pronunciación de ambos términos es equivalente, sin posibilidad de distinción, salvo la “s” final, la cual, teniendo las cuatro letras precedentes iguales, no tendría un impacto significativo sobre la impresión global dada por el signo en cuestión.

Por lo tanto, pese a que en el resto de Europa los dos signos marcarios podrían pronunciarse de manera totalmente diferente (hecho que se considera irrelevante por el Tribunal), lo cierto es que en España no sería así, generándose una confusión en el consumidor medio, como así lo viene recogiendo diversas resoluciones tales como la sentencia de 10 de noviembre de 2011 (Esprit International vs OHIM – Marc O’Polo International (representación de una letra en un bolsillo), Asunto T-20/10, no publicado, párrafo 119.

Y dicha valoración se confirma más si cabe, ya que los bienes que amparan suelen adquirirse oralmente, y más específicamente, en bares, pubs, restaurantes, night-clubs y discotecas. Sitios, según el propio Tribunal General expresa, que suelen ser ruidosos, lo que disminuye la importancia de cualquier diferencia gráfica y amplifican la posibilidad de confusión, minimizando la posible pequeña diferencia de la “s” final. Nos remitimos a las sentencias de 29 de febrero de 2012, Azienda Agrícola Coslsaliz di Faganello Antonio vs OHIM – Wienkellerei Lenz Moser (SERVO SUO), T-525/10, no publicada, párrafo 21, y 2 de febrero de 2016, Antica Azienda Agricola Vitinicola dei Conti Leone de Castris vs OHIM – Vicente Gandia Pla (ILLIRIA), T-541/14, no publicada, párrafo 48.

Junto a lo anterior, se aquilata la desestimación de la marca solicitante en el hecho de que las bebidas amparadas por las marcas en liza se suelen servir en esos lugares en un vaso y no en sus envases específicos originales, estando ante un público relevante cuyo nivel de atención no es mayor que la media.

Sin embargo, también es cierto que la jurisprudencia y la doctrina nos vienen a confirmar que no estamos ante una situación matemática, y que se ha de valorar cada situación en función de las singularidades del caso, analizando las vocales, la posición de la sílaba tónica, el número de sílabas y la composición de la palabra o palabras que componen la marca, así como si ésta es denominativa, mixta o gráfica.

En conclusión, y como me decían en clase de francés “écoutez et répétez” la pronunciación de la marca escogida en varios idiomas, y nos revelará si “bale” o no “vale”.