Este artículo se publicó en la web jurídica Confilegal el 24 de marzo.
Como habrá adivinado mi avispado lector, el título de este artículo hace referencia a la obra de teatro de Oscar Wilde, “The Importance of Being Earnest” de 1895, en donde el autor juega con la última palabra, el adjetivo “earnest” (sincero), pues es homófona del nombre propio “Ernest” (Ernesto).
La elección no ha sido baladí, pues a lo largo del pasaje se verá que “llamarse” ADIDAS es ciertamente relevante. Abordamos un caso de propiedad industrial, concretamente la lucha por registrar ante la EUIPO una marca de posición, en particular dos rayas simétricas paralelas, ante la inquebrantable voluntad de ADIDAS [Vid. Sentencias del Tribunal General (Sala Novena), de 1 de marzo de 2018 (Asuntos T-85/16 y T-629/16)].
Todo comenzó en el año 2009 cuando una sociedad belga interesó ante la OAMI (hoy EUIPO) el registro de una marca de posición (clase 25 para calzado), consistente en dos bandas paralelas oblicuas equidistantes, de la misma anchura, colocadas en la parte lateral del calzado. Representamos la marca objeto de discusión:
Sin embargo, ADIDAS se opuso a la misma sobre la base de, entre otros motivos: (i) la existencia de dos marcas previas -lo que podía causar confusión- y (ii) gozar su marca previa de renombre. He aquí una de las marcas anteriores reproducida gráficamente.
La marca comunitaria nº 3517646 consiste en tres franjas paralelas iguales e equidistantes aplicadas al calzado, estando posicionadas las bandas en la parte superior del calzado, en el área entre los cordones y la suela.
Pues bien, dicha oposición de ADIDAS resultó rechazada en mayo de 2012 por la División de Oposición, y nuevamente por la Sala de Recurso en noviembre de 2013, razón por la cual apeló ante el Tribunal General, quien anuló la decisión de la División de Oposición y posteriormente fue ratificada por el Tribunal de Justicia, al rechazar el recurso de casación interpuesto por la empresa belga, en auto de febrero de 2016.
De conformidad con lo anterior (sentencia y auto), la Segunda Sala de Recurso reexaminó el caso y estimó la oposición de ADIDAS al considerar que existía cierta similitud en las marcas, identidad en los productos y notoriedad de la marca anterior, y sin existir justa causa.
En el interim, la misma sociedad belga interesó en diciembre de 2011 el registro de la anterior marca de posición inicial, pero esta vez para la clase 9 de Niza (“calzado de seguridad para la protección de accidentes o lesiones”).
ADIDAS también se opuso sólo sobre la base de la reputación de su marca previa, siendo rechazada por la División de Oposición en octubre de 2014. El recurso fue estimado en noviembre de 2015 por la Segunda Sala de Recurso, al entender que efectivamente, ante la cierta similitud de las marcas en liza, la similitud de los bienes objeto de cobertura por las marcas y la reputación de la marca anterior, había un riesgo de confusión del público relevante pudiéndose establecer un vínculo entre las meritadas marcas, con posibilidad de aprovechamiento de la reputación de la marca anterior sin una causa debida o justificada.
Y es aquí cuando desembocamos en las dos sentencias del Tribunal General, de 1 de marzo de 2018 (As. T-85/16 y As. T-629/16), que desestiman sendos recursos, confirmando las resoluciones de la Sala de Recurso.
Nos centraremos en la cuestión de la reputación de la marca previa, su distintividad y la valoración que el uso, sin justa causa, de la marca solicitante, pueda afectar a la anterior bajo dichos factores relevantes.
Estos factores incluyen la fortaleza de la reputación y el grado de distintividad de la marca anterior, el grado de similitud entre las marcas y la naturaleza y grado de proximidad de los bienes o servicios afectados. Y así, cuanto más fuerte sea la reputación y el grado de distintividad de la marca, más fácil será aceptar el detrimento que causa en ella la nueva marca (As. L’Oreal & Otros C-487/07, entre otros).
El Tribunal General subraya en su considerando 96 (As. T-85/16), que la marca anterior de las tres rayas tiene un carácter distintivo inherentemente débil, pero lo ha compensado abundantemente con el uso constante a lo largo del tiempo a gran escala y por la reputación de la misma. Es decir, la marca ha devenido distintiva y notoria por el uso reiterado y constante en el tiempo. Pues en caso contrario, no habría tenido acceso a su registro hoy día.
En tal sentido se pronunció el Tribunal General, en sentencia de 4 de diciembre de 2015 (As. T-3/15), entendió que una marca para zapatillas deportivas de K-Swiss Inc. consistente en 5 rayas paralelas inclinadas equidistantes e iguales en la parte lateral del zapato, es banal siendo improbable que adquiera carácter distintivo simplemente porque está situado en la parte lateral del zapato o pueda llegar a identificarlo con la procedencia del producto, sino como algo decorativo.
El origen de las bandas laterales era una cuestión técnica de refuerzo de las zapatillas, y originalmente se usaban dos. Pero en 1952, KARHU, que usaba tres, vendió su marca triada a ADIDAS por unos 1600 euros y un par de botellas de buen wiski.
Desde entonces, ADIDAS ha estado haciendo gala de las tres franjas como elemento identificador de su procedencia. Así queda patente en los considerandos 70 y siguientes de la sentencia (As. T-629/16) tanto por los estudios presentados que reflejan la cuota de mercado de la marca, volumen de ventas, inversión publicitaria, encuestas de opinión y patrocinio de eventos deportivos de impacto global (campeonatos mundiales y europeos de fútbol, equipos de futbol como el Real Madrid o FC Bayern, entre otros). Del mismo modo que encontramos una defensa activa de sus derechos en diversos frentes judiciales, que le ha llevado a enfrentarse, y ganar, ante diversos fabricantes de calzado e incluso de ropa, tales como C&A o H&M (As. C-102/07), por el uso de la marca en prendas deportivas, pese a la alegación de la imperatividad de su disponibilidad, o ser solo dos rayas, en vez de las tres clásicas (Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 10 de abril de 2008). También se relacionan otros conflictos judiciales en diversas sedes y jurisdicciones nacionales e internacionales en los que ADIDAS ha tomado parte en defensa de su marca en el considerando 72 de la sentencia (As. T-629/16).
La valoración global de los anteriores elementos lleva al Tribunal a confirmar sendas posiciones de la Sala de Recurso sobre la existencia de un vínculo entre las marcas y un aprovechamiento indebido de la notoriedad de las marcas previas (“free-rider”). Máxime cuando el propio solicitante ha estado llevando a cabo una campaña publicitaria cuyo eslogan era «two stripes are enough» (dos bandas bastan), en clara alusión a la marca precedente de ADIDAS.
De la misma forma que ADIDAS protege su marca identitaria, en la novela de Wilde, John Worthing, transfigurado en su hermano ficticio Ernest -cuando va a Londres- con fama de bon vivant y causante de estragos, no permite que su amigo Algernon “Algy” Moncrieff ose suplantar esa su “otra” identidad en el campo -que tanto tiempo le ha costado construir en la ciudad-, en un intento de aprovecharse parasitariamente y confundir a terceros, en particular, Cecily Cardew.
En resumidas cuentas, en temas de moda, es mejor no rayarse con ADIDAS, ya que no hay dos sin tres, ni cuatro ni cinco, y aplicar al caso de marras la frase de Oscar Wilde: “Se tú mismo, el resto de los papeles ya están cogidos.”
Aquí puede leer la publicación original en Confilegal
Luis Sánchez Pérez
Director de Mercantil de Medina Cuadros en Granada
